При выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление..

Обзор судебной практики в сфере интеллектуальной собственности от 12.03.2016 • Атмос, палата по товарным знакам

При выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление..

Специалистами Палаты по товарным знакам «ATMOS» подготовлен обзор актуальной судебной практики по товарным знакам. Предлагаем Вам ознакомиться с ним.

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) рассмотрел дело об оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Истец полагает, что оспариваемое решение Роспатента принято в нарушение требований действующего законодательства о товарных знаках, а Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) не учел пункты 16 и 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, в которых указано, что неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.

ВС РФ отметил, что выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что противопоставленные словесные обозначения не являются тожественными за счет наличия дополнительных словесных элементов, являются существенным нарушением норм материального права, которое повлияло на исход дела.

Верховный суд Российской Федерации согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что охраняемый словесный элемент оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования истца в силу фонетического вхождения названного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования, неохраняемый элемент «нефть» не обладает признаком охраноспособности, указывает на вид товаров и услуг, его использование другими лицами в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, а графические элементы товарного знака подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование всегда состоит только из словесных элементов.

Верховный суд отменил постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам, оставил в силе решение суда первой инстанции.

Президиум СИП рассмотрел дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В данном деле истец ссылался на свою заинтересованность, а также на то, что товарный знак не использовался правообладателем на протяжении последних трех лет. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, поскольку установил, что действия истца характеризуются заведомой недобросовестностью, направлены на причинение вреда ответчику и являются злоупотреблением правом.

Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции.

Как отметил Президиум СИП, признание судом лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, применительно к критериям, установленным статьей 1486 ГК РФ (учитывая, что данная норма права является специальной) не исключает применение судом статьи 10 ГК РФ (являющейся общей нормой права) при наличии обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении указанным лицом своим правом. Злоупотреблением правом являются не только осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу и действия в обход закона с противоправной целью, но и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Как указал Президиум СИП, применительно к данному спору таким недобросовестным осуществлением гражданских прав явилось обращение истца в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при том, что ему было заведомо известно, что спорный товарный знак используется, в том числе им самим под контролем правообладателя.

Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

СИП рассмотрел дело о запрете ответчику совершать любые действия по использованию спорного товарного знака.

Как следует из материалов дела, при проведении документального контроля таможенным органом были обнаружены признаки нарушения исключительного права истца на товарный знак, выпуск товаров, декларируемых ответчиком, был приостановлен. Нижестоящие суды удовлетворили требование истца.

СИП поддержал позицию нижестоящих судов, отметив следующее.

Ввоз товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком на территорию Российской Федерации, является самостоятельным способом осуществления исключительного права на средство индивидуализации.

Процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров. Так, импорт товара предусматривает правила совершения конкретных действий, с осуществлением которых таможенное законодательство связывает право лица на использование товара на территории Российской Федерации.

До реализации этих действий, предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации, никакими правами по использованию товаров на территории Российской Федерации лицо, для которого ввозился такой товар, не обладает, а, следовательно, оно не может использовать соответствующий товар на указанной территории.

Вместе с тем, как отметил СИП, ограничение в рамках осуществления таможенного контроля правомочий декларанта по распоряжению и использованию товара, помещенного под таможенную процедуру, в том числе по вводу такого товара в гражданский оборот, не исключает наличие в его действиях нарушения исключительных прав третьих лиц на тождественные или сходные обозначения, размещенные на товаре, перемещенном через таможенную границу Российской Федерации.

СИП сделал вывод: применительно к подпункту 1 пункта 1 статьи 1484 ГК РФ действия по ввозу товаров на территорию Российской Федерации считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации. Указанные действия могут составлять самостоятельное нарушение исключительного права на товарный знак вне зависимости от введения маркированных им товаров в гражданский оборот.

СИП постановил судебные акты нижестоящих судов оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

СИП рассмотрел дело о признании прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 471604, 471603, 471602, 471601, 471600, 471600, 471598, 47597, 471596, 471593, 471599, 370437; о запрете предпринимателю использования в любой форме указанных товарных знаков; о взыскании с предпринимателя 5 000 000 рублей компенсации; об обязании предпринимателя в срок не позднее 1 месяца со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу за свой счет опубликовать содержание решения суда в журнале «Продуктовый Бизнес» и о взыскании с предпринимателя 9 000 0000 судебных расходов.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из отсутствия доказательств отрицания предпринимателем наличие у общества субъективного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 471604, 471603, 471602, 471601, 471600, 471600, 471598, 47597, 471596, 471593, 471599, 370437.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что фактически общество оспаривает действия предпринимателя по обращению в Роспатент, в то время как сама по себе реализация предпринимателем гражданского права, предусмотренного законодателем в статье 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рассматриваемом случае не является фактом незаконного использования им товарных знаков общества.

СИП пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу того, что сам факт подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака нельзя рассматривать как нарушение исключительного права (даже если аналогичный товарный знак уже зарегистрирован)

СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

СИП рассмотрел дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, обязании прекратить вводить в гражданский оборот товары, маркированные товарным знаком.

В данном деле суд апелляционной инстанции указал, что, как следует из заключенного между истцом и ответчиком договора на предоставление технологии, истец разрешил ответчику продажу изготовленного по технологии истца продукта, название которого совпадает со словесным товарным знаком истца. Несмотря на это, суд указал на незаконность использования ответчиком на продукции спорного обозначения, поскольку между истцом и ответчиком не был заключен лицензионный договор на использование товарного знака.

СИП не согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Как отметил СИП, ГК РФ не ограничивает способы формализации разрешения (согласия) правообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности исключительно лицензионным договором.

Такое согласие может быть реализовано в любой не противоречащей закону форме, в том числе и в рамках существующих обязательственных отношений, например, как в данном деле, в рамках смешанного договора, содержащего элементы лицензионного договора на предоставление права использования технологии. Таким образом, по мнению СИП, в данном споре отсутствие лицензионного договора на использование товарного знака само по себе не может свидетельствовать о незаконности использования спорного обозначения и, как следствие, не может являться основанием для привлечения ответчика к мерам внедоговорной ответственности.

СИП постановил акт суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Президиум СИП рассмотрел дело о признании недействительным решения об отказе в удовлетворении возражения против предоставления охраны комбинированному товарному знаку.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования, поскольку установил отсутствие сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, несмотря на сходство их словесных элементов по фонетическому и семантическому признакам.

Суд отметил, что товарный знак сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение потребителя сведений, так как его элементы не содержат сведений об услугах, в отношении которых он зарегистрирован, и о лице, оказывающем услуги.

Суд также указал, что для признания регистрации спорного товарного знака не соответствующей положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ необходимо наличие совокупности условий: наличие сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков; однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки; более ранний приоритет противопоставленного товарного знака; товарные знаки должны быть зарегистрированы на имя разных лиц.

Президиум СИП согласился с выводами суда первой инстанции.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.

2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Президиум СИП отметил, что с учетом пункта 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.

2015, при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Президиум СИП постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Количество судебных дел по товарным знакам растет, однако не все они являются значимыми. Мы будем держать Вас в курсе наиболее актуальной судебной практики в данной сфере. Следите за нашими Новостями!

Материал подготовлен с использованием юридической справочной системы «Система Юрист» и Дайджеста новостей права интеллектуальной собственности юридического института «М-Логос».

назад к новостям

Источник: https://atmospalata.com/novosti-kompanii/obzor-sudebnoj-praktiki-v-sfere-intellektualnoj-sobstvennosti-ot-12-03-2016

406 миллионов взысканы не будут

При выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление..

Анатолий Зазулин и Евгений Комолов выиграли судебный процесс о нарушении прав на товарный знак, защитив интересы доверителя ИНТЕЛЛЕКТ-С.

Апелляция согласилась с доводами юристов об отсутствии правовых и фактических оснований для обращения в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак.

 Как прокомментировал один из представителей ответчика «АГ», апелляционным судом была, в частности, принята аргументация о том, что товарный знак истца охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован.

По мнению второго представителя, шансы того, что дело перейдет в кассационную стадию, минимальны, так как определение апелляции логично и не оставляет сомнений в правильности правовой позиции. Между тем представитель истца сообщила «АГ», что определение будет обжаловано, так как, по ее мнению, сходство до степени смешения товарных знаков двух компаний очевидно.

Зазулин Анатолий Игоревич
Ведущий юрист

Свердловский областной суд вынес определение, в котором указал, что если доминирующий элемент, принадлежащий компании, в товарном знаке общества не используется и, кроме того, выполнен соответствующим шрифтом и в соответствующей цветовой гамме, а обозначение компании не охраняется, то основания для вывода о сходстве до степени смешения между ними отсутствуют.

ООО «УЗТИ» обратилось в Полевской городской суд Свердловской области с иском к АО «УЗТИ» и ЗАО «УЗТИ», а также к его гендиректору Ивану Киселеву о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Истец указал, что за период с 3 сентября 2014 г. по 15 июля 2017 г.

ответчиками было реализовано товаров на сумму более чем 203 млн рублей под фирменным наименованием «УЗТИ» с использованием сайта и электронной почты, сходных до степени смешения с комбинированным товарным знаком, принадлежащим компании. На основании подп. 2 п. 4 ст.

1515 ГК РФ истец просил взыскать с ответчиков в солидарном порядке двукратный размер стоимости реализованных товаров.

Как рассказал один из представителей ответчика, ведущий юрист Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С Анатолий Зазулин, в первой инстанции юристы ссылались на то, что дело не подведомственно суду общей юрисдикции и истец специально указал в качестве ответчика физическое лицо, не представив никаких доказательств обоснованности исковых требований в отношении него. Юрист отметил, что эти доводы убедили суд и производство по делу было прекращено в связи с неподведомственностью спора, однако Свердловский областной суд отменил данное определение и вернул иск на рассмотрение в первую инстанцию.

Комолов Евгений Викторович
Ведущий юрист

Второй представитель ответчика, ведущий юрист Группы правовых компаний «ИНТЕЛЛЕКТ-С» Евгений Комолов, подчеркнул, что при этом апелляция указала на то, что доводы о подведомственности арбитражному суду требований истца могут иметь значение для разрешения вопроса о разделении требований, предъявленных к соответчикам.

«После возвращения дела в Полевской городской суд с нашей стороны было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в части требований к ответчикам – коммерческим организациям. Однако, несмотря на разъяснения Свердловского областного суда, первая инстанция требования разделять не стала и рассмотрела спор по существу ко всем ответчикам», – пояснил Евгений Комолов.

При повторном рассмотрении дела Полевской городской суд нашел доказанным факт незаконного использования ЗАО «УЗТИ» товарного знака ООО «УЗТИ». Он частично удовлетворил иск, взыскав в пользу компании компенсацию за нарушение исключительного права в размере более 406,5 млн рублей. Одновременно суд отказал в удовлетворении иска к АО «УЗТИ» и Киселеву.

ЗАО «УЗТИ» обратилось в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой. Общество указало, что подп. 2 п. 4 ст.

1515 ГК РФ предусматривает ответственность за реальное использование товарного знака на самом товаре и его упаковке, а истец указывает на незаконное использование товарного знака только в составе фирменного наименования ответчика, в составе доменного имени сайта и электронной почты. В связи с этим, по мнению ответчика, не были доказаны обстоятельства, имеющие значение для установления нарушения права на товарный знак.

Представители истца в суде указывали на узкое толкование положений ГК РФ.

Они отмечали, что таким образом не учитывается то, что ответчики используют товар или сходные с ним до степени смешения обозначения в документах и информации, связанной с его введением в гражданский оборот, а также в сопровождающих его документах, в частности, в фирменном наименовании, в доменном имени сайта, в товаросопроводительных и иных документах. По мнению истца, для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Рассмотрев дело, Свердловский областной суд указал, что фирменные наименования как истца, так и ответчика включены в реестр юридических лиц, при том, что исключительное право на комбинированный словесно-изобразительный товарный знак зарегистрирован только за ООО «УЗТИ».

«Данный знак представляет собой комбинацию охраняемых Свидетельством на товарный знак изобразительного элемента (стилизованное крученое кольцо) и словесного элемента в виде аббревиатуры «УЗТИ», выполненного в цветовой гамме.

Именно такое сочетание элементов товарного знака принадлежит исключительно ООО «УЗТИ», такое сочетание позволяет отождествлять деятельность ООО «УЗТИ», произведенную им продукцию», – указывается в определении.

Суд отметил, что рекламная информация ЗАО «УЗТИ», расположенная на сайте uzti.su, содержит указание на наименование «Уральский завод трубной изоляции», которое дискламировано (не охраняется в составе товарного знака, исключительно принадлежащего ООО «УЗТИ»).

При этом реклама не содержит никаких иных сведений, кроме «Уральский завод трубной изоляции», которые бы идентифицировали рекламодателя.

Наименование uzti, использованное в доменном имени сайта и в адресе электронной почты, также не свидетельствует о нарушении исключительных прав на комбинированный товарный знак.

Апелляционная инстанция сослалась на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. №197, в соответствии с которыми обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением в том случае, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, суд сослался на Обзор ВС РФ судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный 23 сентября 2015 г.

В соответствии с ним выявление сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком делается на основе восприятия не только отдельных элементов, а учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг.

Суд области отметил, что внимание потребителя не всегда акцентируется на словесном элементе комбинированного товарного знака, при оценке сходства комбинированных обозначений определяющую роль играет формирование общего зрительного впечатления о таком сходстве (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2017 г. по делу №СИП-28/2017).

Как указала апелляция, учитывая, что в товарном знаке ООО «УЗТИ» доминирующий элемент в обозначениях ЗАО «УЗТИ» не используется, обозначение «Уральский завод трубной изоляции» не охраняется, «УЗТИ» является аббревиатурой, элемент выполнен соответствующим шрифтом и в соответствующей цветовой гамме, отсутствуют основания для вывода о сходстве до степени смешения между данным товарным знаком ООО «УЗТИ» и обозначениями, применяемыми ЗАО «УЗТИ». Таким образом, суд пришел к выводу, что основания для привлечения к ответственности ЗАО «УЗТИ» в соответствии со ст. 1515 ГК РФ отсутствуют.

Анатолий Зазулин считает, что искусственное создание подведомственности было выгодно истцу по двум причинам.

«Во-первых, подавляющее большинство подобных исков рассматриваются арбитражными судами, а именно – судьями, имеющими специализацию в праве интеллектуальной собственности и опыт рассмотрения подобных споров. У судов общей юрисдикции нет ни подобной специализации, ни соответствующего опыта.

Во-вторых, как известно, АПК РФ устанавливает более строгие правила доказывания необходимости принятия обеспечительных мер по иску: подавая иск в арбитражный суд, нужно документально обосновать необходимость применения обеспечительных мер.

В судах общей юрисдикции для обоснования обеспечения иска достаточно в меру обоснованного заявления без доказывания конкретных обстоятельств. Таким образом, истец выбрал путь наименьшего сопротивления, позволивший ему через суд наложить аресты на имущество ответчика», – пояснил Анатолий Зазулин.

Евгений Комолов добавил, что апелляционным судом была, в частности, принята их аргументация о том, что товарный знак истца охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован, а именно в комплексном сочетании специального графического элемента, шрифтового исполнения и цветового решения элементов товарного знака. «Ответчики в своей деятельности такое обозначение и в таком виде не используют», – пояснил юрист.

«Интересно отметить, что Свердловский областной суд не стал учитывать преюдициальное, на наш взгляд, решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 апреля 2018 г.

по делу №А60-64185/2017, которое вступило в силу после вынесения решения судом первой инстанции, но до заседания в областном суде», – отметил Евгений Комолов.

Он пояснил, что оба дела объединяли одни и те же участники и одно и то же фактическое основание требований истца, но отличалась его формулировка: «В деле, рассмотренном арбитражными судами, истец просил признать указанные действия ответчиков актом недобросовестной конкуренции».

По мнению Анатолия Зазулина, шансы того, что дело перейдет в кассационную стадию, минимальны, так как определение апелляции логично и не оставляет сомнений в правильности правовой позиции.

Вместе с тем один из представителей истца, адвокат АП Свердловской области Анастасия Коптеева сообщила «АГ», что определение суда будет обжаловано, так как, по ее мнению, сходство до степени смешения товарных знаков очевидно. Давать какие-либо иные комментарии по данному делу она отказалась.

Источник: статья Марины Нагорной, «Новая адвокатская газета»

интеллектуальная собственность, споры по интеллектуальной собственности, товарные знаки

Источник: https://www.intellectpro.ru/press/works/406_millionov_vzyskany_ne_budut/

Понятие права
Добавить комментарий